Aspectos nacionales, europeos e internacionales del régimen

José Ramón Vadillo Arnáez. Técnico superior de la Administración Institucional del Estado.

I.- Sistemas para garantizar una protección internacional de las patentes.

Existen fundamentalmente las siguientes vías para la presentación internacional de las solicitudes de patente:

– La vía nacional, mediante presentación de una solicitud de patente para cada uno de los Estados en que se desea obtener protección.

– La vía nacional complementada con un sistema de prioridades, con arreglo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883

– La vía internacional de la solicitud internacional de patente (sistema PCT). El sistema PCT permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes del Tratado internacional (128 países el 1 de enero de 2006), mediante una única solicitud denominada solicitud internacional.

– La vía Europea. El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (31 países el 1 de enero de 2006).

A pesar de que las dos ultimas vías citadas pretenden superar el estrecho margen de la protección nacional de las patentes, no cabe hablar propiamente de un sistema internacional, ni tampoco de una patente europea en sentido estricto. La protección sigue siendo nacional, si bien se pretende, con las dos citadas vías, dar un paso más respecto al simple sistema de prioridad que fue instaurado por Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.

Ello se articula, en el PCT, mediante un sistema de solicitud única para los países que se designen por el solicitante, siempre que sean parte todos ellos de Cooperación de 1978, articulando una búsqueda internacional, sistema que tendrá los mismos efectos que una pluralidad de solicitudes para cada país con el consiguiente ahorro de costes y dotando de una mayor seguridad jurídica al régimen plurinacional de patentes; y, en el caso de la patente europea, se establece un procedimiento único de concesión de la patente, pero ésta se convierte inmediatamente en una patente nacional con respecto a los países designados que sean miembros del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, quedando sujeta a la las normas nacionales y a la protección de los tribunales igualmente nacionales.

En el presente trabajo se aborda una exposición de las características básicas de los tres sistemas.

II.- Alcance nacional de las patentes y derecho de prioridad. Sistema de independencia de las patentes nacionales con arreglo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Ha de partirse de la base de que las patentes tienen, en principio, un ámbito nacional, sin perjuicio de que después se hará también un análisis de la llamada ?patente europea? y de la llamada solicitud internacional de patente (sistema PCT), así como de los derechos de prioridad contemplados en ambos sistemas y en el Convenio de Paris de la Propiedad Industrial.

Con dicho punto de partida (el tratamiento de las patentes como nacionales), las patentes de diferentes países son independientes y una patente registrada previamente en un país distinto no supone, por ese sólo hecho, la nulidad de la última.

En efecto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, (revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979), del que forman parte tanto Polonia como España establece en su artículo 4 bis:

?1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.?

Por su parte, y con referencia a los procedimientos de fabricación, el artículo 5 quater del citado Convenio de París protege los procedimientos de fabricación frente a la introducción del producto basado en un similar procedimiento de fabricación, basado en una patente de origen polaco, en los siguientes términos:

?Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.?

Lo que sí establece el citado Convenio de París, en el artículo 4, es el acceso a un posible ?derecho de prioridad?:

?1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente (12 meses).

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.?

Desde el punto de vista de la legislación española, este derecho de prioridad está reconocido, asimismo, en el artículo 28.1 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad, estableciendo que:

?Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención, del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.?

En consecuencia, el depósito de la solicitud de patente cuyo origen proceda de otro país miembro del Convenio de París, da lugar a un derecho de prioridad durante doce meses. Ahora bien, no constando dicho depósito ni la adquisición de una patente nacional basada en esa prioridad, no puede oponerse la existencia de una patente previa para la introducción en España de un producto protegido en otro país, en el caso español, por ejemplo, por una patente concedida con arreglo a la Ley 11/1986, citada.

III.- Posible nulidad de patentes por falta de innovación. Su posible aplicación con arreglo a la legislación nacional cuando existe una patente previamente registrada en otro país.

No obstante todo lo anterior, la previa concesión y registro de una patente en otro país, pese al tratamiento nacional de las patentes, puede implicar la posible nulidad de la patente posterior concedida y registrada en otro país. En el caso de España, dicha nulidad, además de poder ejercitarse como una acción, puede oponerse por la vía de reconvención o de excepción, basándose en alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 112 de la Ley 11/1986, que son las siguientes:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de la presente Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

Pues bien, centrándonos en la causa establecida en la letra a), la posible vía de defensa para la invocación de la nulidad de la patente española posteriormente otorgada sería la alegación de que la última no implica una actividad inventiva, en la medida de que ese procedimiento estaba ya contemplado con anterioridad en el estado de la técnica, no tratándose, en definitiva, de una invención nueva. Y ello porque el artículo 4. 1 de la Ley 11/1986 establece que ?son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica?.

A este respecto, para determinar que sé entiende por estado de la técnica, a efectos de calificar o no como invención nueva al procedimiento de que se trata, debería acudirse al artículo 6, apartado 1 y 2, de la Ley 11/1986, que establece:

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Por todo lo anterior, en caso de conflicto entre la patente previamente otorgada y registrada en otro país y la que lo ha sido con posterioridad en España (régimen que igualmente podría hacerse extensible a otros países), podemos resumir así los argumentos de cada parte:

– En su demanda judicial, la empresa titular de la última patente registrada alegaría que no puede oponerse una patente de otro país, aunque su solicitud y concesión hubiese sido anterior, por cuanto aquella no constituye una patente europea, con arreglo Convenio sobre la Patente Europea o Convenio de Munich de 1977 (CPE), ni ha sido objeto de una solicitud internacional de patente con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970).

Asimismo, alegaría que el Convenio de parís de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial, da un tratamiento independiente a las patentes nacionales, no acreditándose los requisitos para fundar un derecho de prioridad con arreglo al artículo 4 del citado Convenio.

En consecuencia, alegaría el artículo 50 de la Ley 11/1986, a cuyo tenor

?La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

– Por su parte, la empresa titular de la patente de otro país, previamente registrada, en su reconvención a la demanda, o por vía de excepción, alegaría que la patente posterior es nula con arreglo al artículo 112 de la Ley 11/1986, en relación con los artículos 4 y 6 de la misma Ley, por cuanto el procedimiento de fabricación de que se trata no supone ninguna invención en la fecha de solicitud de la patente al estar ya contemplada en el estado de la técnica, como lo demuestra el hecho de que estaba siendo objeto de aplicación en otros países con anterioridad.

En cuanto a las acciones que pueden emprender ambas empresas, basándose en el artículo 63 de la ley 11/1986, podría solicitarse ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (artículo 125.2):

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.

f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

En caso de obtenerse una declaración judicial del nulidad de la patente posteriormente otorgada por no implicar una innovación, dicha nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en la Ley; asimismo tendría derecho a una indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar si la titular de la patente nula hubiera actuado de mala fe. No obstante, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

IV.- Los sistemas de solicitud internacional de patente (sistema PCT) y de ?patente europea?.

A fin de evitar las anómalas consecuencias que representa un sistema de patentes basado exclusivamente en el criterio de la independencia de las patentes nacionales, se ha puesto en marcha los sistemas de referencia, que pasamos a comentar seguidamente.

A) Solicitud internacional de patente (sistema PCT).

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty: PCT) es un Tratado multilateral, en vigor desde 1978, y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los Estados partes del Tratado constituyen una Unión para cooperar a la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de patentes. El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado.

El 16 de agosto de 1989 se produce la adhesión de España al Tratado de Cooperación, cuyas disposiciones entran en vigor el 16 de noviembre del mismo año y, desde esta fecha, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) viene funcionando como oficina receptora de solicitudes internacionales PCT en relación con solicitantes españoles o residentes en España

Ha de matizarse que NO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE PATENTES NI SUSTITUYE A LAS CONCESIONES NACIONALES, SINO QUE ES UN SISTEMA DE UNIFICACION DE LA TRAMITACION PREVIA A LA CONCESION, QUE SUSTITUYE A LA TRAMITACION PAIS POR PAIS.

Contempla el Tratado una oficina receptora de la solicitud internacional que examina los aspectos formales de la documentación y la remite a la Oficina Internacional de la Organización (OMPI) y a la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) para el correspondiente informe sobre las anterioridades que afecten a la solicitud.

Al establecerse un período de prioridad de 18 meses, la ventaja de este sistema es que el solicitante internacional puede retrasar el comienzo de la tramitación de su solicitud en cada una de las oficinas designadas hasta un plazo de veinte meses. Durante este plazo, el solicitante puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de su invención, tomar decisiones al respecto, todo ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles.

Dado que, en un plazo relativamente corto, el solicitante dispone del informe de búsqueda internacional relativo a su solicitud, puede, a la vista del citado informe, conocer el estado de la técnica anterior relevante para su invención y valorar si la misma es realmente nueva y goza de actividad inventiva, es decir, no resulta evidente para un experto en ese sector técnico.

B) Patente europea

El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Munich el 5 de Octubre de 1973 que entró en vigor para España el 1 de Octubre de 1986, fecha en que nuestro país comenzó a ser designado en las solicitudes de patente europea. Mediante este Convenio se crea la Organización Europea de Patentes, que implica un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes se encarga de la tramitación de las patentes europeas. Dichas patentes son concedidas con arreglo a un Derecho único, esto es, unos requisitos de patentabilidad uniformes.

El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. La solicitud de patente europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional.

En definitiva, en el Convenio de Munich se establece un procedimiento único de concesión de patente europea, y la patente concedida se convierte inmediatamente en una patente nacional y queda sujeta a la las normas nacionales.

La Oficina Europea tiene su sede en Munich con un Departamento en La Haya, una Agencia en Berlín y otra en Viena. La solicitud de patente europea puede ser presentada en las oficinas de las ciudades indicadas, excepto en Viena. También se puede presentar en las Oficinas de patentes de cualquiera de los países firmantes del Convenio.

Este sistema implica la prioridad de una solicitud anterior de la patente europea puede ser reivindicada por toda persona, o sus causahabientes, que dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente europea haya presentado una solicitud de patente o de registro de un modelo de utilidad, o de un certificado de utilidad, o de un certificado de inventor para la misma invención, en o para cualquier Estado que forme parte del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Caso de no cumplirse este plazo de doce meses no habrá subsanación posible.

Pero, además, la patentes europeas otorgan a su titular el derecho a impedir a cualquier persona la fabricación, el ofrecimiento, la comercialización o la utilización de un producto objeto de su patente. Si la patente consiste en un procedimiento, la protección conferida se extenderá al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Puede decirse que una vez que la correspondiente traducción al español ha sido presentada, la patente europea se asimila a una patente española y el titular de la misma disfruta de los mismos derechos que el titular de una patente nacional. Para la defensa de la patente europea puede hacerse uso de las mismas acciones legales que para la defensa de las patentes españolas.

Para finalizar, procede hacer mención a la vía combinada Euro-PCT, entendiéndose así la utilización conjunta del sistema PCT y del sistema de patente europea. Una solicitud de patente Euro-PCT es aquella solicitud internacional en la que el solicitante expresa, al mismo tiempo, su deseo de obtener una patente europea, con la posibilidad de llevar a cabo los trámites durante la fase internacional (oficina receptora y Administración de Búsqueda y de Examen Preliminar Internacionales), en las Oficinas de Patentes de los países firmantes del Convenio de Munich, en el caso español, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.