Publicidad comparativa: Sí, gracias.

Autor: Jorge Oria Sousa-Montes. Abogado Abril Abogados

Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) Caso O2 (UK) Limited y otros contra Hutchison 3G UK Limited, 12 de junio de 2008. Asunto C-533/06

En fechas recientes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un paso más en la uniformización interpretativa de la Directiva 89/104 (de armonización en materia de Derechos de Marcas), norma esencial para conseguir que las legislaciones nacionales sobre la materia sean interpretadas de manera homogénea.

El caso es el siguiente: la empresa británica de telefonía móvil H3G reproduce la marca registrada titularidad de su competidora, la prestigiosa O2 en un anuncio televisivo utilizado para comparar las tarifas de ambas empresas. O2 entiende que dicha reproducción es un uso no consentido de marca y demanda por infracción a su competidora. En el procedimiento seguido ante la Court of Appeal (England & Wales) Civil Division del Reino Unido, la demandada ampara su proceder en la publicidad comparativa (protegida nacionalmente por diversa normativa aplicando las Directivas al respecto 84/450 y 97/55 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa) obligando al órgano jurisdiccional plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

a) el uso realizado por H3G, ¿se entiende como un uso de marca a los efectos interpretativos del apartado 5.1 Directiva 89/104?

b) Ese uso, en sede de publicidad comparativa, ¿ha de justificarse como indispensable para ajustarse a la Directiva 84/450?

c) En caso de que haya que justificar tal indispensabilidad, ¿se impide el uso de signos muy parecidos a la marca registrada?

El comentario se centrará únicamente en la primera de las cuestiones por no resolver la sentencia las otras dos.

El concepto de uso de marca según el apartado 5.1 Directiva 81/104:

La cuestión prejudicial es clara: de una manera directa se está preguntando si la publicidad comparativa (que en la mayoría de los casos, si bien no entendemos que de forma inevitable, reproduce signos distintivos de la competencia) implica un uso de marca según el apartado 5.1 Directiva 89/104 y de manera indirecta, se solicita del Tribunal un pronunciamiento general sobre qué se entiende por tal uso.

La cuestión no es baladí. El uso de marca es cuestión indispensable para poder declarar, si las subsiguientes condiciones se satisfacen, la infracción del derecho de exclusiva y en consecuencia solicitar el cese del mismo en el mercado.

La jurisprudencia comunitaria sobre el uso de marca a los efectos del apartado 5 es copiosa (Arsenal Football Club C-261/01; Anheuser-Busch, C-245/02; Adam Opel C-48/05). En síntesis y como la propia sentencia recuerda, este uso debe cumplir las siguientes condiciones:

– uso en el tráfico económico
– uso sin consentimiento del titular de la marca
– uso para productos o servicios idénticos o similares para los que la marca se encuentre registrada

Y, en última instancia y para que pueda considerarse “uso infractor???, ha de concurrir el necesario “riesgo de confusión??? entre los consumidores o demérito – menoscabo de la distintividad – prestigio de la marca.

Recordemos que no existe una definición legal del derecho positivo de uso. Si bien el apartado 1 se titula claramente Derechos conferidos por la marca(1) realmente se limita a enumerar los actos que el titular de la exclusiva puede impedir (ius prohibendi) para gozar pacíficamente de su derecho.

El uso pues, se limita a ser descrito como una obligación (apartado 10(2) Directiva 89/104) para mantener el registro vivo, entendiéndose que dicho uso deberá ajustarse al sentido y naturaleza de la marca (apartado 2(3)).

Usos consentidos de marca:

Antes de continuar con el análisis de esta sentencia, conviene recordar que tanto la legislación comunitaria (Reglamento del Consejo CD 40/94 de Marca Comunitaria) como la nacional (en el caso español, Ley 17/2001 de Marcas) recogen una serie de supuestos en los que la marca, si bien realiza la función identificativa para la que ha sido creada, es reproducida por un tercero sin consentimiento del titular sin que tal acción tenga consecuencias jurídicas.

Estos usos consentidos son lo que la directiva viene a llamar “Limitación de los efectos de la marca(4)???, el Reglamento “Limitación de los efectos de la marca comunitaria(5) y la Ley de Marcas “Limitaciones del derecho de marca(6). De entre todas estas excepciones destacan especialmente los usos de marca como indicación de destino (en particular, recambios y accesorios(7)).

El concepto de uso según la Directiva 84/450 de Publicidad Engañosa y la 97/55 sobre publicidad comparativa:

Expuesto lo anterior y ya que el uso de marca ajena analizado en la cuestión prejudicial se inserta dentro de un acto de publicidad comparativa, el quid de la cuestión estriba en saber cómo habrá de calificarse tal uso y si el titular del derecho de exclusiva aparentemente infringido, tiene o no la facultad de solicitar la reproducción de su marca por un competidor y obtener la indemnización pertinente.

La publicidad comparativa es una más de las herramientas publicitarias, cuya utilización es muy habitual para realizar una mejor y más intensa promoción de los productos o servicios en un régimen de libre competencia como el comunitario(8). Sin embargo, la proliferación de actores en el comercio, la necesaria protección de los derechos de exclusiva, la no distorsión de la competencia y la libertad de elección de los consumidores son principios que deben ser estrictamente respetados sin que la efectividad de la publicidad comparativa como herramienta de marketing se vea mermada(9).

En vista de estos principios rectores, no sorprende pues la cuestión prejudicial planteada ya que:

a) el derecho de marcas prohíbe la reproducción no consentida del signo sin consentimiento

b) el derecho de marcas introduce una excepción a ese ius prohibendi cuando se cumplen determinados requisitos, los cuales no suelen darse en la publicidad comparativa

c) La directiva de marcas protege y promueve la publicidad comparativa como herramienta eficaz de promoción de la competencia

¿Cómo se combinan de forma pacífica estas tres cuestiones?. La sentencia lo explica perfectamente.

La sentencia:

Los hechos son así. H3G reprodujo en su anuncio una imagen muy similar a la marca registrada por 02 (logo de burbujas) identificando los servicios de telefonía móvil para los que ese signo estaba registrado. De acuerdo a todo lo expuesto, la sentencia no puede más que razonar lo siguiente:

33. El uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor en publicidad comparativa puede constituir uso en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104.

Ahora bien, ¿pretende promocionar dicho anunciante los productos de su competidor o la intención es hacer publicidad de los suyos propios?. Naturalmente, la publicidad comparativa, cuando es lícita, se realiza con el propósito de realizar un ensalzamiento de los productos/servicios propios en comparación con los de la competencia(10). Por tanto, no es verosímil que el consumidor entienda que ambas empresas tengan más vínculo entre sí que el compartir idéntico o similar ámbito de actuación:

59. Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, y Medion, antes citada, apartado 26). Así pues, el uso del signo idéntico o similar a la marca que da lugar al riesgo de confusión por parte del público menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca.

Tal matización no es superficial. La importancia de la publicidad comparativa obliga a reevaluar el ámbito de aplicación del ius prohibendi que en modo alguno puede ser absoluto. Como bien explica la sentencia (apartado 40), la publicidad comparativa implica restringir en cierto modo el derecho conferido por la marca. La propia Directiva 84/450 recoge la excepción a este derecho en su artículo 3 bis apartado 1:

“1. La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del art. 2 y lo dispuesto en el art. 3 y el apartado 1 del art. 7;

b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;

c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;

d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; f) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación;

g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos???

Y es que el riesgo de confusión (3 bis. Ap. 1 letra d) Directiva 84/450) vuelve a ser un elemento determinante para apreciar la licitud o ilicitud de la publicidad comparativa(11). En efecto, si entendemos que tal práctica publicitaria reproduce las marcas o signos de los competidores para que el consumidor pueda saber frente a cuales se están comparando los ofertados, resulta obvio pensar que sólo en el caso de que la forma de presentación de los signos pueda sugerir algún tipo de vínculo o conexión entre ambas competidoras, el uso puede ser impedido.

Y es que en el caso concreto, la Sentencia estima que es claro que la presentación de la marca de la demandante en un anuncio de la demandada, no generaba riesgo de confusión entre los consumidores, siendo estos plenamente capaces de diferenciar a qué se refería esa forma de publicidad:

63. En cambio, debe señalarse que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por otra.

Resumen:

La publicidad comparativa, por su propia naturaleza, hace indispensable la referencia a los competidores y a los productos / servicios que estos ofrecen en el mercado. Dicha referencia puede hacerse de forma indirecta (mediante la alusión a la empresa de la competencia, siendo así que el consumidor la identifica con los productos que realiza) bien de forma directa (la más usual), reproduciendo exactamente el signo distintivo que caracteriza e identifica los productos o servicios a comparar a efectos de consumidor pueda reconocer de qué está hablando el spot, la cuña o el anuncio en prensa que está visualizando.

Este uso de marca ajena presenta la mayoría de las condiciones requeridas para considerarse infractor pues no se encuentra recogido dentro de las excepciones legales comentadas. Ahora bien, la publicidad comparativa tiene un objetivo lícito muy concreto cual es la difusión de las bondades o virtudes de un producto / servicio y así se refleja en la legislación específica. Siempre que esta práctica se realice en condiciones objetivas y evitando la confusión en los consumidores, será considerada una práctica no sólo lícita sino claramente recomendable para preservar la libre competencia y la transparencia del mercado. Es por ello que siendo su práctica muy frecuente, los consumidores estén acostumbrados a entender que lo que están visualizando es una comparación y por tanto, ese uso de marca ajena será lícito siempre que las competidoras o sus productos no sean confundibles entre sí a la hora de ser insertados en el anuncio correspondiente.

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(1) La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

(a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
(b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

(2) Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

(3) “(…)a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras???

(4) Artículo 6. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a. de su nombre y de su dirección;
b. de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
c. de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

(5) Artículo 12 Limitación de los efectos de la marca comunitaria. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre o de su dirección;
b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas; siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

(6) Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección;
b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

(7)Vid. por todas Sentencia TJCE, C-63/97 BMW.

(8) Directiva 97/55: (14) Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial;

(9) Considerando 23, op. cit.

(10) Considerando 15 op.cit

(11) Tal y como dice la sentencia, apartado 49. “A la luz de los considerandos decimotercero y decimoquinto de la Directiva 97/55, el concepto de “confusión??? empleado tanto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 como en el artículo 3 bis, apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450 debe interpretarse del mismo modo.???