La nueva Ley de Marcas apuesta por Internet.

Ainhoa del Coso Martínez-Marí, Abogada.

Las empresas de la nueva Sociedad de la Información vienen demandando desde hace tiempo agilidad y eficiencia en el entorno jurídico español, tanto en las disposiciones normativas como en los trámites, registros, etc. Ante esta creciente necesidad de optimizar el tiempo al máximo sin perder rigor y seguridad jurídica, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha un proyecto de Ley de Marcas para ampliar la protección jurídica que otorga una marca y, a su vez, simplificar los trámites y el acceso a los registros.
Está previsto que la nueva regulación en trámite sea aprobada para julio de 2002 y obedece en primer lugar, a la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional y comunitario, representados por la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 que establece los objetivos de armonización en materia de propiedad industrial.

Además, el nuevo Proyecto de Ley pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de marcas.

Aunque la normativa vigente viene recogida en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que en su momento vino a solucionar determinados problemas, no tiene en cuenta muchas de las controversias que se plantean actualmente, y es por ello que se espera la aprobación de la nueva ley.

Agilización del procedimiento de registro

La nueva generación de empresas y particulares de la Sociedad de la Información se ve muchas veces en la necesidad de registrar marcas con cierta celeridad y pocos trámites.

De ahí que el nuevo proyecto establezca medidas para agilizar el procedimiento registral de los signos distintivos. Con la nueva redacción, los terceros que vean lesionados sus derechos sólo podrán oponerse una vez que la marca haya superado el examen de oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En especial, el proyecto apuesta por el uso de Internet en los trámites para el registro con el objetivo de acabar con la lentitud de las tramitaciones de expedientes.

Así la Disposición Adicional Octava titulada «Utilización de medios electrónicos» prevé que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y los usuarios puedan presentarse en soporte electrónico y vía telemática.

Actualmente, las tasas ya pueden pagarse por Internet, no obstante, habrá que esperar al nacimiento de la nueva Ley para realizar solicitudes a través de la Red. Curiosamente, el pago siempre ofrece facilidades y comodidades, ¿por qué no agilizar de la misma forma el servicio de registro para los usuarios?

Una de las medidas adoptadas para fomentar el uso de Internet por parte de empresas y particulares consiste en que aquellos interesados que presenten solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos (en diskette o por correo electrónico), gozarán de una bonificación del 15% en las tasas de solicitud de registro, división de la solicitud y de renovación.

Además, para implantar los servicios de información a través de redes telemáticas, la nueva Ley de Marcas prevé en su Disposición Adicional Undécima, que la Oficina Española de Patentes y Marcas ofrezca de forma gratuita a través de Internet el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, así como información jurídica de los expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos de utilidad y diseño industrial.

Por último, el nuevo proyecto introduce la posibilidad de someter a arbitraje las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre concesión o denegación de marcas, siempre que dichas decisiones no obedezcan a las prohibiciones absolutas previstas en la ley. Esta medida rompe el principio de no someter a arbitraje decisiones administrativas.

Marcas y nombres de dominio

En el afán por modernizar el entorno jurídico vigente, la nueva Ley de Marcas presenta como novedad la posibilidad de que el titular de un nombre distintivo ejerza acciones legales contra aquellos terceros que utilicen el mismo nombre como dominio en la Red. En este sentido el artículo 34.3 d) del proyecto de Ley de Marcas, otorga protección expresa contra la utilización de marcas «en redes de comunicación telemáticas y, en particular, como nombre de dominio».

Este punto debe ser matizado, en tanto el hecho de poseer una determinada marca no siempre otorga el derecho sobre un nombre de dominio.

En este sentido, respecto a los dominios .com, .org. o .net, el sistema de solución de conflictos viene regulado por el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) que en caso de controversia por un dominio, se basan en diversos factores para declarar la legítima propiedad del mismo.

Uno de los factores que se tiene en cuenta para dirimir este tipo de conflictos es la relación entre la marca y el nombre de dominio, pero éste no es el único aspecto a analizar. Así por ejemplo, se entra a valorar la buena o mala fe del registrador, así como la vinculación de éste con el nombre registrado.

Prueba de que la marca no es el único factor determinante de la legítima propiedad del dominio, es el caso de La Iglesia de la Cienciología, muy implantada en los Estados Unidos y con miembros tan conocidos como Tom Cruise, John Travolta y Kelly Preston que no logró hacerse con el dominio scientologie.org, en manos de la asociación alemana Free Zone, formada por antiguos miembros de la Iglesia de la Cienciología.

La Iglesia interpuso una demanda ante la OMPI, reclamando el nombre de dominio scientologie.org, que coincide con la marca que la organización tiene registrada desde 1984 en Canadá, Checoslovaquia, Francia, Haití, Madagascar, Mónaco, Ruanda y Suiza. Además de la marca Scientologie, también posee las marcas Scientology, Scientología, Scientologi y Sajentologija. En los Estados Unidos la marca Scientology está registrada desde 1951 y es utilizada para libros, trípticos, revistas y otro material de difusión de la organización.

Los árbitros reconocieron que, si bien el nombre de dominio es idéntico al de las marcas de la organización religiosa, el demandado actuó de buena fe. En este sentido, el tribunal arbitral fundamentó su apreciación en el uso y elaboración del sitio web por el demandado antes de que el demandante interpusiera la demanda. Por otra parte, el demandado tiene los derechos exclusivos sobre el libro Scientologie, relativo a esta filosofía. Según los árbitros, el demandado ostentaba «derechos genuinos» en el libro Scientologie y su utilización del nombre de dominio era una plataforma legítima para difundir la obra internacionalmente.

Por otra parte, respecto a la relación entre marcas y los dominios «.es» cuya regulación viene dada por la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). En su anexo, se establecen los requisitos para registrar nombres de dominio «.es», y entre ellos se encuentra la necesidad de acreditación previa de una denominación social o marca acorde con el nombre de dominio a registrar. Este requisito ha propiciado que muchas empresas que desarrollan sus negocios a través de Internet se hayan visto en la necesidad de registrar marcas con el objetivo de dotar de mayor protección a sus nombres de dominio.

Las clases de productos o servicios obedecen al nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957. En la relación marca-dominio, puede presentarse un problema ya que las marcas se registran para una clase concreta y con los dominios no ocurre lo mismo.

Así, por ejemplo, pueden darse conflictos de dominios entre CPR (videojuegos), CPR (supermercados), CPR (ropa deportiva), etc. Todos ellos pueden tener su marca registrada pero en sectores diferentes, entonces, ¿a quién debe pertenecer el dominio de segundo nivel «CPR»?