Análisis de la sentencia TJUE sobre el uso de marcas en Adwords

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado una sentencia sobre el uso de marcas en anuncios de Adwords de Google.

Las principales conclusiones son las siguientes:

La sentencia dictamina sobre las acciones que pueden perjudicar o menoscabar a una marca mediante su uso. También se posiciona sobre la utilización de una marca en relación a su origen y el uso publicitario.

En relación a la indicación de origen, considera que se menoscaba la marca cuando se muestra un anuncio que no permite determinar al internauta si los productos o servicios publicitados proceden del titular de una marca (o de una persona económicamente vinculada a éste) o por lo contrario, proceden de un tercero. Por tanto, el titular de la marca puede oponerse al uso del signo por parte de terceros cuando exista confusión, como por ejemplo en la procedencia, o simule un vínculo comercial inexistente.

En relación al uso publicitario de marcas en Adwords, el Tribunal declara que la utilización de una marca ajena no puede menoscabar la marca por sí mismo. En virtud del artículo 6, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, el titular de una marca no puede prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de:

a) de su nombre y de su dirección;
b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por tanto, en base al articulo 6.1.c) de la directiva 89/107, se entiende que la finalidad de este punto es permitir a los proveedores de productos o servicios, que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de la marca, que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular.

Es más, según la reiterada jurisprudencia, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en un EEE de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad para usar dicha marca y anunciar la público la comercialización ulterior de los mismos, a menos que existan motivos legítimos, tal y como establece el artículo 7 de la directiva 89/104.

Por ello, el titular de una marca no está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad en Internet, a partir de un signo idéntico o similar a esa marca seleccionado por el anunciante como palabra clave sin el consentimiento del titular, para la reventa de productos fabricados por dicho titular cuando el anunciante comercialice de forma lícita a no ser que entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular la logrado crear en torno a su marca.

Casos prácticos:

1. Con lo cual, si vendes productos usados se puede utilizar una marca en Adwords que no es tuya si queda claro que no eres el titular, no hay confusión en el origen del anuncio y la venta se realiza de forma legítima.

2. Otra situación puede ser, si yo me dedico a la distribución de colchones FLEX, podré hacer publicidad con esa marca (sin autorización expresa del titular de la marca FLEX), a menos que dañe gravemente la imagen de FLEX.

Autores:

Sol Rebolledo

Martí Manent