Marcas vs dominios

Autora: Sol Rebolledo. Abogada Derecho.com

Aquellas marcas que vean vulnerados sus derechos mediante el registro de un dominio posterior podrán hacer valer sus derechos en base al artículo 34 de la Ley de Marcas.

Ultimamente en diferentes círculos relacionados con el derecho de propiedad industrial he oido comentar las diferentes tácticas para poner fin al uso de aquellos dominios que vulneran signos distintivos en base al articulo 34.3 e) de la Ley de Marcas:

Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

[…] 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a. Poner el signo en los productos o en su presentación.
b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c. Importar o exportar los productos con el signo.
d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.[…]

“Cada Maestrillo tiene su librillo” y nunca mejor dicho. Cada profesional encara la cesación de los dominios desde el procedimiento que mejor conoce o con el que mejor se desenvuelve. De esta forma, he creído conveniente realizar una exposición de los diferentes procedimientos para dejar claro cuales son los pros y los contras de cada uno de ellos.

Los diferentes procedimientos son:

– Vía arbitraje OMPI/WIPO o Red.es (si se tratade un dominio con esta extensión).
– Vía judicial (civil)

Todos los procedimientos de reclamación de dominio tienen que tener unos requisitos imprescindibles para que la demanda pueda prosperar:

1.- El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

2.- El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio;

3.- El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Dicho esto, valoremos las diferentes opciones:

Arbitraje: Presentaremos demanda y el Comité (organismos desigandos por Red.es o la propia OMPI) designará al experto que resolverá sobre la controversia.

El plazo de resolución es breve, en apenas dos meses podremos contar con ella.

En contra: los costes siempre van a cargo del denunciante. (Los costes del procedimiento son aproximadamente 1400€ por un.es y 1500$ ante la OMPI, mas los honorarios del profesional que presente demanda)

A favor: Con la resolución, que es vinculante, podremos no sólo conseguir el cese en el uso, si no que recuperaremos el dominio, es decir, conseguiremos la titularidad de dicho dominio.

Podemos encontrar más información sobre la ciberocupación de marcas en un artículo anteriormente publicado por Eric Gracia (abogado de Nuevas Tecnologías)

Vía judicial: Podemos utilizarla en casos en que titular y Registrador tienen su domicilio en España (si este requesito no se cumple la dificultad será mucho más elevada).

A favor: el Tribunal es gratis (exceptuando los gastos de Abogado y Procurador), podremos pedir costas a la parte contraria en caso de estimación de la demanda. Como punto importante destacaría que en la propia demanda podríamos incluir la reclamación de daños y perjuicios ocasionados y obtener resolución en un mismo procedimiento (El arbitraje no se pronuncia al respecto).

Por otro lado, no es necesario la mala fe en el registro y en el uso.

En contra: El procedimiento es más lento que ante la OMPI que sólo dura unos 2 meses, pero nos encontramos con que en vía judicial la sentencia no dictaminará la transferencia del dominio, únicamente la cancelación y el dominio volverá a estar disponible.

Resumiendo, en función del caso será más interesante una vía u otra, pero no debemos olvidar que si tenemos urgencia por los daños que el dominio está causando o lo importante es conseguir el dominio, la solución es un arbitraje. Siempre podremos iniciar la vía judicial posteriormente.